一、案情介绍

争议商标系七好（集团）有限公司（以下简称七好公司）于2000年5月26日向中华人民共和国国家工商行政管理总局商标局(以下简称商标局)申请注册，指定使用在第25类2507群的鞋、靴商品，指定使用颜色为啄木鸟通体为黑色，嘴的下部为绿色。商标局于2001年8月7日核准该商标注册，注册号为1609312。

引证商标一为七好公司于1993年1月3日向商标局申请在第25类服装商品上注册的“鸟图形+TUCANO”商标。商标局于1994年3月7日予以核准注册，注册号为680928。经续展，专用期限至2014年。

引证商标二系七好公司于1999年9月13日在第25类服装商品上向商标局申请注册的“鸟图形”商标。商标局于2000年12月21日核准注册，注册号为1493162。

引证商标三系七好公司于1999年10月21日在第25类2501群、2509-2512群的领带、围巾、皮带(服装用)等商品上申请注册的“鸟图形+TUCANO”商标。商标局于2001年3月21日核准注册，注册号为1541673。

引证商标四系七好公司于1997年3月5日在第18类的皮包、旅行袋、公文包等商品上申请注册的“鸟图形”商标。商标局于1998年4月21日核准注册，注册号为1168550。

2004年2月3日，七好公司向商标评审委员会提出了撤销争议商标注册申请。七好公司认为，该公司在第25类、18类商品注册了“鸟图形+TUCANO”及“鸟图形”等商标。经过使用，该商标已成为世界服装知名品牌，且曾经司法确认为驰名商标。争议商标属于抢注他人驰名商标的行为，侵害了七好公司的合法权益；争议商标与引证商标构成使用在类似商品上的近似商标，也侵犯七好公司的著作权。综上，请求撤销争议商标。在评审期间，七好公司提交2001年-2003年引证商标因被侵权，安徽、浙江、成都等地工商机关进行处罚的决定书等证据。

在评审期间，啄木鸟公司提交了于2001年8月就“啄木鸟鞋业”签订的电视广告合同、就“啄木鸟”鞋商标被假冒于2002年11月15日在安徽消费者报发布的声明、2001年-2004年在浙江省内因“啄木鸟鞋业”被侵权，当地工商机关出具的处罚决定等、2002年10月-12月《江淮晨报》、《安徽市场报》、《福建经济快报》等媒体关于“啄木鸟鞋业”被侵权的报道、湖南省湘西土家族苗族自治州中级人民法院(2007)州民三初字第32号民事判决书及该判决书的生效证明，该判决书确认啄木鸟公司的第1609312号“啄木鸟图形”商标(即争议商标)、第1525486号“啄木鸟”商标为中国驰名商标。

商标评审委员会经审查认为，争议商标指定使用的鞋、靴商品与各引证商标指定使用的服装、领带、皮包等商品所属的范围和领域不同，消费者获取上述商品的渠道有所区别，在《区分表》中亦不属同一类似群组，不属于类似商品。争议商标与引证商标未构成使用在同一种或类似商品上的近似商标。七好公司提交的证据不足以证明引证商标在争议商标申请注册前已驰名，因而争议商标的注册未构成《商标法》第十三条第二款所指之情形。七好公司的“鸟图形”商标为一常见的啄木鸟图案，独特性并非很强，而争议商标与引证商标的鸟图形在构图细节、设计风格上有一定差异，因而并无充分理由认定争议商标的注册构成侵犯他人著作权之情形。因此，商标评审委员会于2009年2月23日作出第2577号裁定，维持争议商标注册。

七好公司不服第2577号裁定，于法定期限内向北京市第一中级人民法院提起行政诉讼。北京市第一中级人民法院一审认为：争议商标指定使用的鞋、靴商品与引证商标指定使用的服装、领带、皮包等商品不属于类似商品，争议商标与引证商标使用在非类似商品上，不会导致普通消费者对商品来源的混淆误认。七好公司提交的证据不足以证明引证商标在争议商标申请日之前已成为驰名商标。争议商标与引证商标中的鸟图形在设计手法、表现形式上有所不同，争议商标未侵犯鸟图形的著作权。因此，一审法院于2009年12月31日作出一审判决，维持第2577号裁定。

七好公司不服一审判决，向北京市高级人民法院上诉。七好公司向二审法院补充提交了以下证据：一、该公司于1996年5月1日与浙江来去来有限公司(简称来去来公司)签订的合同，约定“授权来去来公司为啄木鸟品牌服饰的中国境内独家代理，授予啄木鸟品牌男仕服饰生产权及鉴定权，可自行生产制作，而且允许使用啄木鸟注册商标的产品有恤衫、毛衣等”；二、来去来公司于1996年9月与浙江华盟股份有限公司签订的共同组建“浙江啄木鸟服饰有限公司”的合同书、营业执照内容、公司名称变更手续；三、中央电视台1997年春节联欢晚会节目单，其中广告插页之一为啄木鸟(中国)服饰有限公司对其啄木鸟系列服饰的广告宣传及该公司就啄木鸟服饰的宣传画册的复印件：四、啄木鸟公司的注册登记信息、七好公司使用啄木鸟图形的商品；五、各类媒体就“啄木鸟”被摹仿和使用的报道、评论；六、近年各地工商机关就七好公司“鸟图形”等商标被侵权的调查函件。二审法院认为由于七好公司在提交上述证据时未申明其在评审阶段和一审期间未能提交的正当理由，故对上述证据不予接纳。

北京市高级人民法院二审认为：七好公司在行政程序和诉讼程序虽提出该公司旗下的“鸟图形”、“啄木鸟”汉字、“鸟图形+TUCANO”商标曾于2005年经司法确认为驰名商标，但该确认系争议商标申请日之后作出的，不能证明上述商标在争议商标申请日前已为驰名商标。但七好公司提交的相关证据，能够证明该公司旗下的引证商标经其在大陆的使用和宣传，在争议商标申请日前具有一定的知名度。由于引证商标的“鸟图形”是源于啄木鸟的固有图形，且引证商标的“鸟图形”系经转让取得，七好公司并非最初的设计者，七好公司没有提交证据证明其对引证商标的“鸟图形”享有著作权。故同意商标评审委员会及一审法院就此事由的确认。虽争议商标的“啄木鸟图形”与引证商标的“鸟图形”在局部设计上略有差异，但整体造型基本相同，因此在隔离比对的情况下，商标标识的整体外观近似。同时，争议商标与引证商标两者指定使用商品虽不为同一类似群组，但均为穿戴类商品，商品及生产商品的企业关联性极强，因此，二者指定使用的商品应为关联商品；其在市场上的共同使用易使消费者对其商品来源产生混淆、误认。故争议商标与引证商标构成近似商标。由于争议商标申请注册前，七好公司的引证商标已有一定知名度，加之两公司均为服装、鞋帽类商品的生产企业，两企业之间具有较强的关联性，故啄木鸟公司对七好公司的引证商标应当知晓，由于七好公司的引证商标“鸟图形”使用在先，争议商标标识的设计与引证商标近似，存在对引证商标的抄袭、摹仿，属于《商标法》第四十一条第一款规定的采用不正当手段注册的情况。综上，第2577号裁定和一审判决关于上述事实的确认不符合《商标法》第二十八条和第四十一条第一款的规定，应予撤销。因此二审法院判决撤销一审判决和第2577号裁定。

另查明，根据啄木鸟公司提交的证据可以看出，啄木鸟公司在鞋类商品上不仅注册了争议商标等“鸟图形”商标，而且还于2000年和2001年分别注册了“TUCANO”和“啄木鸟”商标，使用时常将“鸟图形”、“TUCANO”和“啄木鸟”并列使用。通过经营，啄木鸟公司产品和商标具有一定知名度。七好公司提交的证据证明引证商标经其在大陆的授权许可使用和广告宣传，在争议商标申请日前具有一定的知名度。之后，引证商标的使用规模进一步扩大，目前具有较高知名度。

再查，七好公司向商标评审委员会提出撤销争议商标申请时，主张争议商标系对引证商标鸟图形的抄袭摹仿侵犯了其著作权，还主张啄木鸟公司以“啄木鸟”为字号，会引起进一步的混淆，属于不正当的竞争行为，但并未明确主张争议商标违反《商标法》第四十一条第一款的规定。七好公司不服第2577号裁定提起一审诉讼时也未主张商标评审委员会漏审或就此问题提出相关异议。

二、争议焦点

争议商标和引证商标是否构成类似商品上的近似商标

三、法律分析

（一）关于《商标法》第四十四条第一款的适用

首先，商标争议为依请求启动的程序，争议理由一般限于当事人主张。与之相应的诉讼也仅限于行政裁决的审查，一般不能引入新的事由对商标注册合法性进行审查判断。从查明的事实看，七好公司在对争议商标提出撤销申请时，并未主张争议商标的注册违反《商标法》第四十四条第一款的规定，商标评审委员会也并未就此进行审理，七好公司提出一审诉讼和二审上诉时也并未就此提出异议。在申请人未主张，商标评审委员会未进行评审的情况下，二审法院直接认定争议商标存在对引证商标的抄袭、摹仿，进而认定争议商标属于《商标法》第四十四条第一款规定的采用不正当手段注册，缺乏法律依据。其次，《商标法》第四十四条第一款所规定的“不正当手段”属于欺骗手段以外的扰乱商标注册秩序、损害公共利益、不正当占用公共资源或者以其他方式谋取不正当利益的手段。对于只是损害特定民事权益的情形，则要适用《商标法》第四十四条第二款、第三款及《商标法》的其他相应规定进行审查判断。本案中，即使如二审法院认定，争议商标抄袭、摹仿引证商标，损害的也是七好公司的民事权益，并不属于扰乱商标注册秩序、损害公共利益、不正当占用公共资源或者以其他方式谋取不正当利益的行为，不构成《商标法》第四十四条第一款所规定的“不正当手段”。综上，二审法院认定争议商标违反《商标法》第四十四条第一款错误，应当予以纠正。

二、关于争议商标和引证商标是否构成类似商品上的近似商标

根据《商标法》规定，申请注册的商标，同他人在同一种商品或者类似商品上已经注册的或者初步审定的商标相同或者近似的，由商标局驳回申请，不予公告。如果先申请注册的商标注册人认为他人在后申请注册的商标与其在同一种或者类似商品上的注册商标相同或者近似，可以自在后申请注册的商标核准注册之日起五年内，向商标评审委员会申请裁定。

商标的主要功能在于标识商品或者服务的来源，因此商标必须同具体的商品或者服务相结合。商标法设置商品类似关系，是因为商标主要是按商品类别进行注册、管理和保护。在商标授权确权和侵权判定过程中，进行商标法意义上相关商品是否类似的判断，并非作相关商品物理属性的比较，而主要考虑商标能否共存或者决定商标保护范围的大小。避免来源混淆是商品类似关系判断时要坚持的一项基本原则。因此，人民法院在审理商标授权确权案件时，审查判断相关商品是否类似，应当考虑商品的功能、用途、生产部门、销售渠道、消费群体等是否相同或者具有较大的关联性，两个商标共存是否容易使相关公众认为商品或者服务是同一主体提供的，或者其提供者之间存在特定联系。

本案中，争议商标指定使用的商品为鞋和靴，引证商标核定使用的商品是服装等。虽然两者在具体的原料、用途等方面具有一些差别，但是两者的消费对象是相同的，而且在目前的商业环境下，一个厂商同时生产服装和鞋类产品，服装和鞋通过同一渠道销售，比如同一专卖店、专柜销售的情形较为多见。同时，争议商标与引证商标中的“鸟图形”虽然在细部上略有差异，但两者基本形态相同，且根据查明的事实，引证商标通过使用具有较高的知名度。在这种情况下，如果两商标在服装和鞋类商品上共存，容易使相关公众认为两商品是同一主体提供的，或者其提供者之间存在特定联系。因此，争议商标与引证商标构成类似商品上的近似商标。啄木鸟公司关于争议商标与引证商标不近似，两者指定使用的商品不属于类似商品的主张不能成立。

《区分表》是我国商标主管机关以世界知识产权组织提供的《商标注册用商品和服务国际分类》为基础，总结我国长期的商标审查实践并结合我国国情而形成的判断商品和服务类似与否的规范性文件。该表对类似商品的划分就是在综合考虑了商品的功能、用途、生产部门、销售渠道、销售对象等因素的基础上确定的。因此《区分表》可以作为判断类似商品或者服务的参考。尤其商标注册申请审查，强调标准的客观性、一致性和易于操作性，为了保证执法的统一性和效率，商标行政主管机关以《区分表》为准进行类似商品划分并以此为基础进行商标注册和管理，是符合商标注册审查的内在规律的。但是，商品和服务的项目更新和市场交易情况不断变化，类似商品和服务的类似关系不是一成不变，而商标异议、争议是有别于商标注册申请审查的制度设置，承载不同的制度功能和价值取向，更多涉及特定民事权益的保护，强调个案性和实际情况，尤其是进入诉讼程序的案件，更强调司法对个案的救济性。在这些环节中，如果还立足于维护一致性和稳定性，而不考虑实际情况和个案因素，则背离了制度设置的目的和功能。因此在商标异议、争议和后续诉讼以及侵权诉讼中进行商品类似关系判断时，不能机械、简单地以《区分表》为依据或标准，而应当考虑更多实际要素，结合个案的情况进行认定。《区分表》的修订有其自身的规则和程序，无法解决滞后性，也无法考虑个案情况。把个案中准确认定商品类似关系寄托在《区分表》的修订是不现实和不符合逻辑的，相反个案的认定和突破才能及时反映商品关系变化，在必要时也可促进《区分表》的修正。因此对《区分表》的修正应当通过一定的程序统一进行并予以公布，否则不能突破的观点不能成立。事实上，商标评审委员会在一些评审案件中已经在考虑相关案情的基础上，在《区分表》类似商品判断划分外作出符合实际的裁决。因此七好公司关于鞋和服装在《区分表》中被划分为非类似商品，不应突破的观点缺乏法律依据，不应当支持。

需要强调的是，由于在商品类似判断时考虑了个案情况，相关商品是否类似并非绝对和一成不变的，基于不同的案情可能得出不同的结论。因此(2005)高行终字第27号判决中认定服装和鞋不属于类似商品并不意味着两者在特定案情下必然不构成类似，本案的认定与之并不矛盾。同时，由于具体案件中关于商品类似关系的认定考虑了个案情况，具有个案性。因此，个案认定结论并不意味商标注册管理上的商品类似关系发生变化，也不必然影响《区分表》中对商品类似关系的确定和划分，商标申请人在申请注册时仍可以《区分表》为准进行申请。同样的，个案的认定一般也不会影响到已经注册商标的权利稳定性。

此外，关联商品往往是针对《区分表》中被划定为非类似，但实际上具有较强的关联性，相关商标共存容易导致混淆误认的商品而言的。对于这些商品，仍需置于类似商品框架下进行审查判断，只要容易使相关公众认为商品或者服务是同一主体提供的，或者其提供者之间存在特定联系，在法律上即构成类似商品。本案中，二审判决认定服装和鞋为关联商品，并进而认定争议商标违反《商标法》第二十八条的规定，这种表述容易使人误解为在类似商品之外又创设另一种商品关系划分，为此，应当予以纠正。

三、关于实际使用与商标应否撤销之间的关系

商标的真正价值源于实际使用，保护通过实际使用建立的商标市场声誉是商标法的重要立法精神。因此，实际使用情况是商标授权确权案件中决定商标应否撤销的重要考虑因素之一。对于使用时间较长、已建立较高市场声誉和形成相关公众群体的商标，应当准确把握商标法有关保护在先商业标志权益与维护市场秩序相协调的立法精神，充分尊重相关公众已在客观上将相关商业标志区别开来的市场实际，注重维护已经形成和稳定的市场秩序。但是，商标授权确权程序的总体原则仍是遏制搭车抢注，保护他人在先商标，尽可能消除商业标志混淆的可能性。本案中，根据啄木鸟公司提交的证据可以看出，除了注册争议商标等与七好公司引证商标近似的系列“鸟图形”商标外，还在鞋类商品上注册了“TUCANO”和“啄木鸟”等商标，并且在实际经营过程中，还常常将“鸟图形”与“TUCANO”、“啄木鸟”等共同使用，而“TUCANO”是引证商标一的组成部分，“啄木鸟”恰好也是七好公司在服装等商品上的在先注册和在先实际使用的并具有一定知名度的商标。这样的情况说明啄木鸟公司从商标注册到实际使用均具有搭车摹仿的主观意图。虽然通过啄木鸟公司的经营和对争议商标的实际使用，产品和商标也具有较高的知名度，但是由于啄木鸟公司与七好公司在经营活动中均使用差别不大的“鸟图形”以及相同的“TUCANO”、“啄木鸟”等商标，显然对于不了解内情的相关公众而言，会认为两者提供主体同一，或者存在特定联系，容易造成来源混淆，因此本案客观上并未形成已将相关商业标志区别开来的市场实际。同时，虽然本案中引证商标权利人七好公司在《区分表》将服装与鞋划分为非类似商品的情况下，没有及时积极在鞋类商品上申请注册商标，在造成目前冲突的局面中也存在一定过失，但是，考虑到遏制搭车、避免混淆的基本原则以及七好公司的主观意图和容易混淆误认的客观现实，加之七好公司除争议商标外，还拥有其他实际使用的商标，撤销争议商标的注册并不会对七好公司的经营造成实质性影响，其可以通过适当的方式延续多年经营所形成的商誉，并以此为契机创立自有品牌，尽量消除与七好公司商业标识的混淆可能性，故二审判决撤销争议商标的结论正确，应予维持。

四、裁判结果

驳回七宝公司的再审申请。

五、裁判依据

（一）《中华人民共和国商标法》第二十八条、第四十四条；

（二）《中华人民共和国行政诉讼法》第九十二条第二款；

（三）《最高人民法院关于执行<中华人民共和国行政诉讼法>若干问题的解释》第七十四条。